返回洞察
专利诉讼2026-05-22

破坏现有技术的"预期用途",真的能保住你的专利吗?——来自 PTAB 近年矛盾裁决的深度警示

在 IPR 中主张"对方的改造会让现有技术无法实现预期用途"听起来很有力,但 PTAB 2025-2026 年两起截然相反的裁决(Deere v. David's Dozer 与 Thermaltake v. Chen)告诉我们:这张牌不是万能钥匙。本文以资深美国专利代理人视角,复盘 In re Fritch、Cook、Gordon、Allied 等经典判例,剖析"彻底摧毁"与"局部妨碍"的核心分水岭,并给出攻防双方的实战框架。

一、先从一个常见误区说起

在美国专利申请或专利无效程序(IPR)中,当对方用几篇现有技术的组合来主张你的权利要求"显而易见"(obviousness)时,很多专利权人会祭出一招:"你这个组合根本行不通!把 A 改成 B,A 自己就废掉了,还谈什么组合?"

这一抗辩在法律上有个专有名词,叫做 "目的受挫"(Frustration of Purpose)——即所提议的修改会使主要现有技术文献无法实现其预期用途,从而令该组合在显而易见性分析中站不住脚。

听起来很强大,对吧?理论上确实如此。但如果你以为只要喊出"你的改造会毁掉那篇文献的功能"就万事大吉,那你可能要吃大亏了。

最近 PTAB 的两个新裁决——一个支持了这一抗辩,另一个拒绝了——清楚地告诉我们:这张牌不是万能钥匙,用得好是护身符,用得不好反而暴露弱点。

二、法律基础:这一抗辩从哪里来?

故事要从 1992 年的 In re Fritch 案说起。联邦巡回上诉法院在该案中确立了一个原则:

"当所提议的改造会使现有技术文献无法实现其预期用途时,该改造不适合用于显而易见性分析。"

说白了就是:如果把 A 和 B 组合在一起,A 就彻底失去意义了,那凭什么说普通技术人员(POSITA)会去做这个组合?没有动机,就没有显而易见性。

这个逻辑听起来无懈可击。但三十年来,围绕"破坏到什么程度才算'无法实现预期用途'",联邦法院和 PTAB 积累了一批截然不同的判决,让这条防线变得模糊而微妙。

三、旧案回顾:这一抗辩曾经的"高光时刻"

案例一:Cook Group v. Boston Scientific Scimed(2020 年)——活检钳被改废了,非显而易见性成立。这是一个医疗器械领域的 IPR 案件。Boston Scientific 试图通过组合两篇现有技术来攻打 Cook Group 的活检钳专利。问题在于:所提议的改造会使活检钳丧失其两项核心功能——识别目标组织切除目标组织的能力。一把既不能精准定位又不能有效切除的活检钳,还算活检钳吗?PTAB 认为:不算。联邦巡回法院随后维持了这一裁定,并特别强调:"当现有技术本身的教导,恰恰破坏了将其组合的理由时,非显而易见性的推断尤为有力。"

案例二:In re Gordon(2013 年)——汽油过滤器被改成了"反向过滤器",显而易见性被推翻。涉案专利是一种汽油过滤装置,其核心功能是将汽油与水、重质油分离。但按照审查员所提议的改造方式,装置会颠倒过来——待净化的汽油反而被困在顶部出不来,而本该被分离的水和重质油却从出口流出了。联邦巡回法院推翻了显而易见性认定:你改造的结果是把一台净化机变成了一台"污染机",这根本不是在改进,而是在摧毁。

案例三:Allied Erecting & Dismantling v. Genesis Attachments(2016 年)——快换功能被"妨碍",但非显而易见性抗辩失败。这是一个拆迁工具领域的 IPR 案件。专利权人主张:将 Caterpillar 文献与 Ogawa 文献组合,会使 Caterpillar 的快换功能受损。但联邦巡回法院这次维持了 PTAB 的显而易见性认定,理由是:(1) 该组合带来了一个具体且明显的优势——破坏颚之间更大的运动幅度;(2) 技术人员可以在不完全消除快换功能的前提下实现这一改进;(3) 快换功能只是被"妨碍"(impeded),而非被"摧毁"(destroyed)。这个案例划出了一条关键分界线:妨碍 ≠ 摧毁。

四、新案聚焦:PTAB 2025/2026 年的截然相反裁决

新案一:Deere & Co. v. David's Dozer(IPR2024-01442,2025 年 1 月)——PTAB 拒绝立案,"目的受挫"抗辩奏效。John Deere 试图通过组合现有技术文献"Funk"与另一文献来挑战 David's Dozer 的推土机相关专利。PTAB 在立案审查阶段就直接拒绝了该请愿。理由非常明确:Deere 所提议的改造,会使 Funk 文献所描述的装置无法运行,且该改造与 Funk 的运作原理"完全背道而驰"(antithetical to Funk's operation)。注意这个措辞——"antithetical"。这不是说 Funk"变弱了",而是说与其整个运作逻辑是对立的、不兼容的。专利权人在 IPR 启动门槛阶段就打赢了这场防御战。

新案二:Thermaltake Tech. Co. v. Chen(IPR2024-01230,2026 年 2 月)——最终书面决定,"目的受挫"抗辩失败,专利被判无效。Thermaltake(曜越科技)挑战的是陈先生持有的一项电脑散热风扇专利(US 10,690,336)。专利权人主张:Thermaltake 所提议的对某电路的改造,会破坏该电路的传输线,使其无法运行。但 PTAB 在最终书面决定中驳回了这一论点,认为:(1) 即便部分传输线功能受到影响,改造方案整体上仍能带来组合后的实质性技术效果;(2) 专利权人未能充分证明改造导致了电路"核心功能"的完全摧毁;(3) 普通技术人员在权衡利弊后,仍有动机去进行该组合。

五、两个新案为何走向截然相反?

同样是"我的改造会让对方文献无法运行"的主张,为什么 Deere 案赢了,Thermaltake 案输了?对比分析:

  • 裁决阶段:Deere 在立案审查阶段;Thermaltake 在最终书面决定阶段。
  • 核心论点:Deere——"完全背道而驰";Thermaltake——传输线被破坏,设备无法运行。
  • 功能损失程度:Deere 被定性为"彻底摧毁"(antithetical);Thermaltake 被认定仅属"局部妨碍"。
  • 组合是否带来新优势:Deere 的请愿人未能说明有价值的新优势;Thermaltake 案中组合后仍有整体技术效益。
  • 最终结果:Deere——IPR 拒绝立案(专利权人胜);Thermaltake——专利被判无效(专利权人败)。

核心差别就在于:"彻底摧毁" vs. "局部妨碍"的认定,以及组合后是否仍有 POSITA 认可的技术价值。

六、资深代理人的实战框架

作为专利权人(防守方):第一步,不要只喊口号,要量化"摧毁"的程度。你必须证明被破坏的是该文献的核心运作原理,而不是一个次要属性。想一想:没有了这个功能,该装置还能被称为同类装置吗?改造后的状态,是否与主要文献的发明目的在逻辑上完全对立?

第二步,预判对方会找"组合优势"作为反驳,提前堵死。请愿人一定会说:"虽然某功能受损,但组合后有新的好处 X。"你需要提前分析并反驳:X 真的存在吗?X 的价值是否足以让技术人员甘愿放弃主要文献的核心功能?要实现 X,真的需要破坏核心功能吗?

第三步,用专家证词把"摧毁"与"妨碍"的界限说清楚。专家需要从技术层面说明:改造后的装置在实际操作中为何无法工作,以及这不是可以通过"重新设计"解决的问题——因为一旦被认定可以重新设计,就会滑向 Allied 案的逻辑。

作为请愿人(进攻方):第一步,预判专利权人会使用这一抗辩。在撰写 IPR 请愿书时,只要涉及对主要现有技术的"改造",就要问自己:对方会不会说"你的改造毁了这篇文献"?如果答案是"可能会",就必须在请愿书中提前处理。

第二步,不要只说"有动机组合",要说"组合能带来什么具体的技术价值"。Allied 案胜出的关键在于,请愿人能具体说明"更大的运动幅度"这一特定技术优势。泛泛地说"组合是已知技术"是不够的。

第三步,论证改造的是"局部特性"而非"核心功能"。主动区分两者,最好借助专家证词,说明技术人员完全可以在保留核心功能的前提下实现你主张的改造。

第四步,如果改造确实影响核心功能,说明技术人员会接受这一取舍。如果你能证明组合后的收益明显大于损失,且这一取舍在该技术领域是普遍接受的工程决策,仍然可以支持显而易见性认定。

七、总结:六条实战启示

启示一:"目的受挫"是有力武器,但不是万能盾牌。它能让你在 PTAB 赢,也能让你以为赢了却输了。关键在于事实,而不是口号。

启示二:"彻底摧毁" vs. "局部妨碍"是核心分水岭。Cook/Gordon/Deere 一方赢在证明了"装置彻底无法运作";Allied/Thermaltake 一方输在只证明了"某功能受限但整体仍可用"。

启示三:请愿人必须在第一份文件中就处理好这个问题。如果你的改造方案有被质疑"毁掉文献"的风险,必须在请愿书中正面应对,不能留到答辩阶段补救。

启示四:专家证词在这一问题上举足轻重。"功能有没有被摧毁"是一个技术问题,不是法律问题。缺乏技术支撑的法律论证很难打动 Board。

启示五:组合后是否有"新的技术价值",是请愿人的救命稻草。这个 X 必须具体、有文献支持,不能是泛泛的"组合动机"。

启示六:今天的 IPR 策略,要照顾到明天的诉讼语境。在专利申请阶段,说明书中清楚记载各项技术特征的功能定位,将来在 IPR 中主张"预期用途被破坏"时会更有底气。


Deere 案告诉我们,"目的受挫"这张牌在事实充分时可以在立案阶段就终结一场 IPR;而 Thermaltake 案则告诉我们,同样的主张如果事实基础不够扎实,哪怕走到最终书面决定,也照样输。美国专利实务的这一领域,从来都不是"说对了法律原则就能赢",而是"谁把事实和技术讲得更清楚、更有说服力,谁就能赢"。

本文系法律教育与实务分析目的,不构成针对具体案件的法律意见。如有具体专利诉讼或 IPR 事务,请咨询持牌美国专利代理人或专利律师。

孙银行
关于作者
孙银行 · 美国注册专利代理人 (USPTO Reg. No. 81,656)

同时具备 USPTO 注册专利代理人资格、原中国专利代理师与高级软件工程师的跨境专利人。10+ 年中、美、欧专利代理经验,横跨机械、外观、电气、化学、生物与软件领域,曾代理多家头部客户的核心专利组合并斩获专利金奖。